This is a rich set of further clarificaitons concerning comparable license agreements, the relevance of a top-down cross-check and of pool rates, of the choice that parties have when presenting comparable agreements, and in many other respects.
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Court’s headnotes (German original)
Teilzahlungspflicht
1. Für die Beurteilung der Lizenzwilligkeit wird es als besonders bedeutsam angesehen, ob der Lizenzsuchende eine Teilzahlung leistet. Diese Teilzahlungspflicht gilt in einer Situation, wo zwischen den Parteien unstreitig ist, dass der Lizenzsuchende eine Zahlung zu leisten hat und allein die Höhe streitig ist. Dann ist jedenfalls der zwischen den Parteien unstreitige Betrag an den Patentinhaber zu zahlen, und zwar so, dass er dauerhaft beim Patentinhaber verbleibt. Es handelt sich um eine Anzahlung auf den späteren Lizenzbetrag. Die Höhe orientiert sich an dem Angebot des Patentsuchenden und ist deshalb – wenn die Parteien über eine weltweite Lizenz verhandeln – nicht auf das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland beschränkt.
2. Neben die Verpflichtung zur Zahlung eines unstreitigen Teilbetrages kann eine Verpflichtung zum Leisten einer ergänzenden Sicherheit treten kann. Wann dies der Fall ist, bestimmt sich nach dem Einzelfall und ist abhängig von der Höhe der Differenz der beiden Angebote in a.) absoluten Zahlen und b.) Prozent.
3. Eine Partei, die eine Ratenfestsetzung beantragt hat, hat den von dem angerufenen Gericht festgesetzten Betrag in Ergänzung zu der Teilzahlung als Sicherheit zu leisten, und zwar unabhängig davon, ob die in der anderen Jurisdiktion beklagte Partei dem Vorschlag des dortigen Gerichts zugestimmt hat, oder nicht.
Vergleichslizenzverträge
4. Zeitnah geschlossenen Verträgen mit anderen Abnehmern, die in etwa eine gleiche Größe und ein vergleichbares Produktportfolio haben, kommt eine sehr starke Indizwirkung zu, dass die dort festgelegte Rate innerhalb des FRAND-Korridors liegt.
5. Dabei darf die Tatsache, dass es vor dem Vertragsschluss ein Verletzungsverfahren gab, nicht überbewertet werden. Denn es ist festzustellen, dass ein nicht unbeachtlicher Teil der Marktteilnehmer ohne den entsprechenden Druck aus einem Verletzungsverfahren nicht bereit ist, Lizenzverträge zu schließen. Insofern ist das Anstrengen einen Verletzungsverfahrens ein normaler und zu akzeptierender Teil der Verhandlungen, um eine für beide Seite passende Lizenzrate zu finden.
6. Es ist Sache der Klagepartei zu entscheiden, ob und ggf. welche Vergleichslizenzverträge sie vorlegen möchte, um die geltend gemachte Forderung zu belegen. Bei der Vorlage von Verträgen über eine Lump-Sum-Zahlung soll in der Regel der Betrag, die Laufzeit und die der Kalkulation zugrunde gelegte Stückzahl genannt werden. Soweit es sich um einen ersten Vertrag zwischen den Parteien handelt, sollen auch Angaben gemacht werden, wie die Vergangenheit abgegolten wurde.
7. Es gibt keine Verpflichtung, dass alle Verträge vorgelegt werden, die von der Klagepartei über den Lizenzgegenstand geschlossen worden sind.
Abgeltung fĂĽr die Vergangenheit
8. Es ist davon auszugehen, dass Marktteilnehmer wissen, dass sie Lizenzen nehmen müssen. Deshalb kann grundsätzlich gefordert werden, dass Rückstellungen gebildet werden, wenn mit einer Nutzung ohne Lizenzierung begonnen wird. Anderes kann gelten, wenn bestimmte Technologien über eine lange Zeit nicht lizenziert werden oder Lizenzen im Markt nicht konsequent durchgesetzt werden. Insofern bedarf es stets konkreten Vortrags, wie sich ein Pateninhaber in der Vergangenheit verhalten hat.
9. Daher ist davon auszugehen, dass für die Zeit vor einer qualifizierten Zahlungsaufforderung und einer angemessenen Frist, die zur Anpassung der Ver-kaufspreise erforderlich ist, Lizenzzahlungen in der Regel nicht vollständig nachgefordert werden können. Je nach Dauer der Rückwirkung können aber zumutbare Teilbeträge gefordert werden. In welcher Höhe und für welche Zeiträume ist eine Frage des Einzelfalls.
10. Es stellt eine zulässige betriebswirtschaftliche Entscheidung eines jeden Patentinhabers dar, ob Ansprüche für die Vergangenheit geltend gemacht werden. Diese Entscheidung gilt es zu akzeptieren, solange es nicht ausnahmsweise Anhaltspunkte für einen Missbrauch gibt. Es gibt keine Vermutung, dass ein Verzicht für Ansprüche aus vergangenen Nutzungen allein dazu dient, eine überhöhte Zukunftsrate festzusetzen, um so Vergleichslizenzverträge mit ho-hen Lizenzgebühren zu schaffen.
Kontrollberechnung anhand einer Top-Down-Analyse
11. Zunächst ist festzustellen, welcher Betrag für die Nutzung eines bestimmten Standards angemessen ist. Ausgehend von einer solchen Festlegung ist dann zu bestimmen, wie hoch der Anteil eines konkreten Patentinhabers an dem Standard ist.
12. Eine Kontrollberechnung über eine Top-Down-Analyse ist zumindest immer dann möglich, wenn der Patentinhaber einen erheblichen Anteil am Standard hat. Für den sehr umfangreichen Mobilfunkstandard reicht dabei zur Überzeugung der Kammer ein Anteil von einem Prozent aus. Für kleinere Standards ist ggf. ein höherer Anteil erforderlich.
13. Beim zugrunde gelegten Stückpreis dürfte zwingend auf einen Durchschnittswert für bestimmte Produktkategorien abzustellen sein. Dies bedeutet, dass für bestimmte Kategorien auf ein Produkt mittlerer Art und Güte abzustellen wäre. Denn bei den Endprodukten gibt es erhebliche Preisunterschiede, die nicht durch eine verbesserte Standard-Funktionalität begründet sind, sondern durch eine besonders attraktive Marke, eine besonders hochwertige Kamera oder besonders funktionale Software. Es wäre mit der Vorstellung eines ge-rechten Interessensausgleichs nicht vereinbar, wenn der Hersteller hochwer-tiger Markenprodukte einen höheren Preis für die gleiche Funktionalität zahlen müsste als der Hersteller günstiger oder günstigster Produkte.
Court’s headnotes (manually edited machine translation to English)
Partial Payment Obligation
- Whether the licensee makes a partial payment is considered particularly significant for assessing the applicant’s willingness to grant a license. This partial payment obligation applies in situations where it is undisputed between the parties that the licensee owes a payment, and only the amount is in dispute. In such cases, the undisputed amount must be paid to the patent holder in such a way that it remains with the patent holder permanently. This constitutes a down payment on the subsequent license fee. The amount is based on the patentee’s offer and is therefore—if the parties are negotiating a worldwide license—not limited to the territory of the Federal Republic of Germany.
- In addition to the obligation to pay an undisputed partial amount, an obligation to provide supplementary security may arise. Whether this is the case depends on the individual circumstances and is determined by the difference between the two offers in a) absolute figures and b) percentages.
- A party that has requested a determination of installment payments must provide the amount determined by the court in question as security in addition to the installment payment, regardless of whether the defendant in the other jurisdiction has accepted the court’s proposal.
Comparable License Agreements
- Agreements concluded shortly after the conclusion of such agreements with other customers of roughly the same size and with a comparable product portfolio carry significant weight as evidence that the agreed-upon rate is within the FRAND range.
- The fact that infringement proceedings were initiated prior to the conclusion of the agreement should not be overemphasized. It is a fact that a considerable number of market participants are unwilling to enter into license agreements without the corresponding pressure from infringement proceedings. Therefore, initiating infringement proceedings is a normal and acceptable part of the negotiations to find a mutually acceptable license rate.
- It is up to the plaintiff to decide whether and, if so, which comparable license agreements it wishes to submit to substantiate its claim. When submitting agreements for a lump-sum payment, the amount, the term, and the number of units used as the basis for the calculation should generally be stated. If this is the first agreement between the parties, details of how past agreements were settled should also be provided.
- There is no obligation to submit all agreements concluded by the plaintiff concerning the subject matter of the license.
Compensation for Past Release
- It can be assumed that market participants are aware that they must obtain licenses. Therefore, it can generally be required that provisions be made if use without a license commences. This may differ if certain technologies remain unlicensed for an extended period or if licenses are not consistently enforced in the market. In such cases, a patent holder must always provide specific evidence of their past conduct.
- Consequently, it can be assumed that, as a rule, license payments for the period prior to a qualified demand for payment and a reasonable period necessary for adjusting sales prices cannot be fully recovered. However, depending on the duration of the retroactive effect, reasonable partial payments may be claimed. The amount and the periods for which this may be claimed are determined on a case-by-case basis.
- It is a permissible business decision for any patent holder whether to assert claims for past payments. This decision must be accepted unless there are exceptional indications of abuse. There is no reason to suspect that waiving claims arising from past use is solely intended to set an inflated future rate in order to create comparative license agreements with high royalties.
Control calculation based on a top-down analysis
- First, it must be determined what amount is appropriate for the use of a specific standard. Based on this determination, the share of a specific patent holder in the standard must then be ascertained.
- A control calculation using a top-down analysis is always possible, at least when the patent holder has a substantial share in the standard. For the very comprehensive mobile communications standard, a share of one percent is sufficient in the Chamber’s opinion. A higher share may be required for smaller standards.
- The unit price used as the basis for calculation must necessarily be based on an average value for specific product categories. This means that for certain categories, a product of average type and quality should be used as the basis. Because there are significant price differences in the final products, which are not justified by improved standard functionality, but rather by a particularly attractive brand, a particularly high-quality camera, or particularly functional software. It would be incompatible with the concept of a fair balance of interests if the manufacturer of high-quality branded products had to pay a higher price for the same functionality than the manufacturer of cheaper or cheapest products.
Court
Munich I Regional Court, 7th Civil Chamber: Presiding Judge Dr. Oliver Schoen (“Schön” in German), Judge Katalin TözsĂ©r, and Judge Dr. Florian Schweyer.
We would also have listed counsel, but neither side reached out.